專家觀點－蛇打七寸—聲請初步禁制令

工商時報【黃致豪現任建業法律事務所智慧財產權部門主任】
今年6月26日，承辦蘋果對三星（Apple vs Samsung)案的美國聯邦地方法院加州北區分院（簡稱NDCA）法官Lucy Koh，裁准核發原告蘋果在2011年12月2日聲請的初步禁制令，正式禁止三星平板電腦Galaxy Tab 10.1，以及任何利用蘋果專利D504,889設計的產品，在美國製造、使用、銷售或進口，而蘋果只需付出260萬美元，做為初步禁制令的擔保金。
初步禁制令影響力大
蘋果只用260萬美元的擔保金，和一紙初步禁制令，就讓三星Galaxy Tab 10.1在美國的銷售畫下休止符，尤其在本案塵埃落定前，初步禁制令的效力都在，依平板電腦的生命週期判斷，這個禁制令等於斷了Galaxy Tab 10.1在美銷售的可能。
初步禁制令在美國專利訴訟上的殺傷力、特別是生命週期短的電子產品，由此可見一斑。
但就算是蘋果，取得初步禁制令的過程也非一帆風順。
蘋果初次聲請禁制令時，法院沒准。理由是：蘋果並未滿足初步禁制令的要件，特別是專利有效性還有疑慮。蘋果上訴到美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）後，NDCA才依照CAFC發回裁定的法律指示重新審查，並決定頒給禁制令。
初步禁制令取得不易。
以本案為例：美國專利訴訟原告在聲請初步禁制令時，至少得說服法院四件事：第一、原告在本案爭點有勝訴的相當可能性。第二、沒有禁制令，原告相當可能受到不可回復的損害。第三、權衡兩造利害後，傾向原告一方。第四、核發禁制令符合公眾利益。
而這些要點的每一項，環環相扣，缺一不可。
單就第一點而言，原告就得證明被告很可能侵權，以及被告的專利無效抗辯不成立，而這兩件事也正是專利訴訟本身的最大重點。
在上述蘋果的案例中，蘋果第一次聲請禁制令的時候，便是敗在專利有效性，法院也因此直接駁回。堪為殷鑑。
第二點則具有戰術性質：除了證明沒有禁制令，將會讓損害無可回復，已經不容易，真正商場上的攻防重點在於：設法要求法院拒絕被告提出任何暫停禁制令的聲請。原告必須做到：一旦成功讓法院同意有不可回復的損害，則必須將這個「不可回復性」跟「時效」綁在一起。本案三星數次聲請暫停禁制令都被駁回，正是因為蘋果成功主張「拖的越久，損害越難以回復」，乃是這部分一個絕佳的攻防案例。
說服法院裁准非易事
至於第三點，其實就是兩害相權取其輕：法院通常得在「被告產品面臨被迫下市的損害」與「原告沒拿到禁制令所受的損害」二擇一。
正如本例中，法院明白點出，三星當然會因為禁制令使產品下市而受到商業損害，但因蘋果幾乎已證明三星Galaxy Tab 10.1的侵權，因此三星的損害，無法與蘋果所受的損害相比。
第四點的公共利益考量則在於：給了禁制令，對社會大眾有沒有好處？蘋果從「專利權的實施以及公平競爭，乃在公眾利益之中」此一論證出發，引用案例說服法院。
由上可知，初步禁制令的殺傷力雖大，但耗時費力，法院設下的證明關卡更是關關難過，其實跟一場小型專利訴訟沒兩樣，這也正是為何在美國聯邦地方法院進行專利訴訟的過程中，較不傾向核發初步禁制令給原告，因為證明上述要件到周延的地步，真的不容易。
取得初步禁制令擁優勢
不過，我們也可以反過來說，如果原告能取得初步禁制令，原告想要勝訴大概也不會太難。
而接下來將發生的兩件事，都可能和初步禁制令造成的重大商業影響和策略調整有關：第一、同系列的案件中，三星還有其他的暢銷手機也遭到蘋果向法院聲請初步禁制令，預計裁定也快了。雖說S2、Galaxy Nexus或許已不再新鮮，但若蘋果能再下一城，對三星和Android陣營未嘗不是另一次打擊。
第二、前陣子我國智慧局公開說「很憂心」我國正熱的ultrabook，似乎有侵害蘋果MacBook Air設計專利的可能，並希望廠商「共謀對策」。
姑不論具備行政機關中立角色的智慧局做出這樣的公開呼籲是否恰當，做為隨時可能因為美國專利訴訟策略操作，而成為下一個初步禁制令受害者的我國廠商，是不是該好好想一下如何應對了？（本文作者黃致豪現任建業法律事務所智慧財產權部門主任）
來源 http://tw.news.yahoo.com/%E5%B0%88%E5%AE%B6%E8%A7%80%E9%BB%9E-%E8%9B%87%E6%89%93%E4%B8%83%E5%AF%B8-%E8%81%B2%E8%AB%8B%E5%88%9D%E6%AD%A5%E7%A6%81%E5%88%B6%E4%BB%A4-213000012--finance.html?_esi=1