專利戰場－菩提到底有沒有樹？淺談專利範圍（下）

作者： 黃致豪 | 中時電子報 – 2013年6月23日 上午5:30

工商時報【黃致豪】

禪宗小故事也講了，馬先生（與最近很敏感的某總統有沒有能的話題無關啊~）的案例也講了，結果編輯冷不防丟了一句話：「大律師，講了半天風涼話，結果你還是沒說專利範圍要怎麼詮釋阿？」。

法院怎麼決定專利應該如何詮釋？弘忍大師怎麼決定惠能的說法比較「正確」？

要知道：弘忍大師當然是禪宗佛法界的「該領域習知技藝之人」，要在惠能跟神秀當中看出誰的詮釋比較「接近」佛法，那是相對比較不難。

可法官呢？不管從哪個角度看，除了少數特例外，法官都很難算是法律以外任何領域的「習知技藝之人」哪！（特別是我中華上邦的法官大人們…多半也只念過法律，常與數、理、化學、科技無緣，阿彌陀佛）。偏偏，法官就有這麼大的權限。那總得有些決定的依據吧？

有，有一些。在台灣，當然基本的依據來自於專利法、施行細則以及專利審查基準（多嘴一下，這個審查基準的性質並非嚴格意義的法律，台灣法官是不需受它拘束的…）。但在美國，從相關成文法、規則、基準以及案例法所衍生出來的，就大概可以歸納成一些基本原則。

為了嚴格執行編輯三令五申，專欄必須讓阿嬤也看得懂的要求（我在美國讀大學的時候，心理系主任─也是個阿嬤─也這樣要求~），我就扼要舉例說明如下吧：

一、法院解釋專利範圍所依據的證據，是有高低順序之分的：法院解釋專利的過程，其實不難，你也會，就是說文解字。不過，當然要先（試圖）了解技術內容，再來說文解字。通常，法院會先看權利項的文字內容、再來是說明書、再來才是參酌申請過程的內容（請參考上週的馬克曼案）。這類證據，通稱內部（Intrinsic）證據。

到這裡還不清楚，必要時法院也可參考外部（Extrinsic）證據，例如：專家/發明人證詞、字典、著名論述等。任何可以幫法院了解專利相關技術及它的技術特徵的東東就是。

二、法院要假裝自己就是「該領域習知技藝之人」來詮釋：你知道的，法院很忙，心也好亂。為何咧？因為在一般審判的時候，法院常常要假裝自己是一般客觀理性人（其實當然不是~），在專利案件的時候，法院又得變身成該技術領域「習知技藝之人」（更不是~）。啥？什麼是「逆襲藝伎之人」？不是啦，是Person Ordinary Skilled In The Art，該領域的一般專門人士，「巷子內的」內行人是也。在美國專利訴訟我們通稱POSITA。換句話說，法院詮釋專利的時候，要設法讓自己用發明當時「內行人」的觀點，不可以用死老百姓的觀點。

三、專利有效詮釋原則：法院詮釋專利權利項時，若有兩種以上的解釋方式，其中有些會導致專利無效的結果的話，那麼法院必須盡量採取讓專利有效的解釋方法。

四、專利解釋從嚴原則：當專利範圍出現兩種以上的解釋可能性時，法院必須採取最嚴格（最限縮專利範圍）的解釋法。為何呢？因為，發明人自己寫出來的專利，要是讓法院覺得有模糊空間的話，那麼依據明確性原則，當然是要從嚴認定，以略施薄懲啊。

五、專利當中重複使用的詞彙，必須做前後一致的解釋：這個不用多說了吧。

好，我承認到這裡，有關專利範圍的解釋我只寫了不到五分之一的原則，而且都是非常基本的。像是專利前言（Preamble）的效力問題，美國法與台灣法的差別，以及中心/周邊限定原則等等外星話，我就完全不會想在這裡講。畢竟，這是法律普及專欄欸。

想實際操作一下專利詮釋的朋友，可以拿上週的「牛肉麵」專利還有相關問題來試試看，挑戰瀕死的腦細胞。

想測試你專利律師的朋友，可以隨便丟個上述的問題，看看他臉上的表情，應該挺有趣喔。

（作者黃致豪，現為執業律師、資深國際智財工作者、外國法律師事務所資深顧問）


來源雅虎新聞